아래 특허관련 내용은 네이버카페 "특허출원 직접하기, 아이디어 발명 특허지원센터"에서 카페회원님께서 문의하신 내용입니다.
특별히 비밀유지가 필요한 것이 아니고, 다른 분들께도 도움이 될 수 있다고 판단되어 본 게시판에 올립니다.
◆ 질문 ◆
안녕하세요?
현재 구상중인 아이디어를 출원하려 하는데,
특허로 해야할 지 실용신안으로 해야할 지 잘 판단이 서질 않습니다.
사실 명세서 작성하다 보니 어느 것으로도 출원이 가능해 보이지만
가장 고민되는 점은 등록까지의 기간인데,
일전 지인이 두가지 똑같은 권리행사를 하는 것이기 때문에,
판정기간도 짧고, 비용도 저렴한 실용신안으로 출원후 등록되고 나면
특허로 변경 신청이 가능하다고 하는데,
맞는 이야기인지요?
◇ 답변 ◇
안녕하세요.
발명가님들의 아이디어 실현에 빛을 드리는
네이버카페 "특허출원 직접하기, 아이디어 발명 특허지원센터" 유리도시 입니다.
질문내용을 요약해보면,
"특허와 실용신안의 차이점", 그리고 "변경출원"에 대하여 질문하셨는데요.
질문하신 내용에 대해 답변드립니다^^*
1. 특허와 실용신안의 차이점
무엇인가 새로운 아이디어가 떠올라서 이에 대한 보호권리를 확보하고 싶은데,
자신의 아이디어가 특허에 해당하는지 아니면 실용신안에 해당하는지
궁금한 경우가 많이 있을 것입니다.
원래, 특허와 실용신안은 하나의 제도로 되어 있었지만,
기술수준이 낮고 라이프사이클이 비교적 짧은 아이디어 기술을 특허와 구분하여
실용신안으로 할 수 있도록 한 것입니다.
쉽게 말하자면,
특허는 아주 진보한 발명(대발명)이고,
실용신안은 그보다 약간 못한 발명(소발명)이라고 이해할 수 있습니다.
따라서, 기술수준이 비교적 낮고 라이프사이클이 짧으며,
단순한 구조변경 등에 해당하는 아이디어는 실용신안으로 하고,
그렇지 않은 경우에는 특허로 하는 것이 바람직합니다.
또한, 특허는 물건과 방법 발명 모두가 가능하지만, 실용신안은 물건 발명만 가능합니다.
따라서, 물건 발명이 아닌 방법 발명, 예컨대, 제조방법이나 인터넷 관련발명, 비즈니스 모델 등은 특허의 대상은 될 수 있어도 실용신안의 대상은 될 수 없습니다.
심사과정에서 특허 보다 기술의 고도성이 좀더 낮은 실용신안이 진보성 판단에 있어서 등록 가능성이 좀더 높다고 볼 수 있겠으나, 실제적으로는 심사시 선행기술과 대비하여 특허와 실용신안의 진보성 판단 기준은 거의 동일하게 적용하는 경우가 많습니다.
따라서, 실용신안보다는 특허출원으로 하는 것이 더 바람직하다고 판단되며,
등록후 권리행사, 기술이전, 발명대회 참가, 기술인지도 등에 있어서도 특허가 훨씬 유리합니다.
2. 변경출원 제도(특허법 제53조)
변경출원은 출원인이 대상물에 대한 판단의 곤란성 등으로 출원형식(특허, 실용신안)을 잘못 선택한 경우, 출원 후에 최초 출원일을 그대로 유지한 채 원출원의 형식을 보다 유리한 다른 형식으로 변경하는 제도입니다.
간단하게 말하면, 특허출원에서 실용신안출원으로, 혹은 실용신안출원에서 특허출원으로 출원의 형식을 변경하는 제도입니다.
예를 들어, 변경출원은 처음에 특허출원을 하였다가 출원 진행하는 과정에서 진보성 위반으로 거절될 우려가 있는 경우 혹은 실용신안으로 출원하는 것이 더 유리하다고 판단되는 경우 나중에 실용신안출원으로 변경할 수 있습니다.
또는, 처음에 실용신안출원을 출원하였다가 출원 진행하는 과정에서 진보성 인정으로 등록 가능성이 높을 경우 혹은 특허로 출원하는 것이 더 유리하다고 판단되는 경우 나중에 특허출원으로 변경하는 것을 말합니다
이와 같이 변경출원이 있는 경우에는 원출원은 취하된 것으로 봅니다.
예를 들어, 특허출원에서 실용신안출원으로 변경출원하는 경우 원출원인 특허출원은 취하된 것으로 보고 변경출원인 실용신안출원만 유지됩니다.
또한, 실용신안에서 특허출원으로 변경출원하는 경우 원출원인 실용신안출원은 취하된 것으로 보고 변경출원인 특허출원만 유지됩니다.
또한, 변경출원은 원출원시에 출원된 것으로 봅니다. 즉, 변경출원은 신규성, 진보성 등 특허요건을 판단하는 기준일이 원출원시로 소급하여 적용됩니다.
따라서, 원출원과 변경출원 사이에 타인이 동일한 발명을 출원한 경우에도 출원인은 심사과정에서 신규성, 진보성 판단에 불이익을 받지 않습니다.
그리고, 변경출원시 주의할 점은,
변경출원은 출원의 형식만을 변경하는 것이므로 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서만 변경할 수 있고, 원출원의 출원서에 없는 새로운 내용을 추가하는 변경은 인정되지 않습니다.
또한, 변경출원을 적법하게 인정받기 위해서는 반드시 출원의 변경시에 원출원이 특허청에 계속 중에 있어야 합니다.
따라서, 원출원이 무효, 취하, 포기, 거절확정 등으로 절차가 종료된 경우에는 변경출원을 할 수 없습니다. 다만, 거절결정을 통지 받은 경우에는 거절결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에만 변경출원을 할 수 있습니다.
충분한 답변이 되었는지요?
궁금하신 점 있으시면 언제든지 편하게 연락주십시오.
그럼 오늘도 좋은 하루 되세요.
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