안녕하세요.
한국발명특허지원센터 특허전문위원 유리도시 입니다.
오늘은, 변경출원제도(특허법 제53조)에 대해 공부해 보도록 하겠습니다.
변경출원은 출원인이 대상물에 대한 판단의 곤란성 등으로 출원형식(특허, 실용신안)을 잘못 선택한 경우, 출원 후에 최초 출원일을 그대로 유지한 채 원출원의 형식을 보다 유리한 다른 형식으로 변경하는 제도입니다.
간단하게 말하면, 특허출원에서 실용신안출원으로, 혹은 실용신안출원에서 특허출원으로 출원의 형식을 변경하는 제도입니다.
예를 들어, 변경출원은 처음에 특허출원을 하였다가 출원 진행하는 과정에서 진보성 위반으로 거절될 우려가 있는 경우 혹은 실용신안으로 출원하는 것이 더 유리하다고 판단되는 경우 나중에 실용신안출원으로 변경할 수 있습니다.
또는, 처음에 실용신안출원을 출원하였다가 출원 진행하는 과정에서 진보성 인정으로 등록 가능성이 높을 경우 혹은 특허로 출원하는 것이 더 유리하다고 판단되는 경우 나중에 특허출원으로 변경하는 것을 말합니다.
이와 같이 변경출원이 있는 경우에는 원출원은 취하된 것으로 봅니다.
예를 들어, 특허출원에서 실용신안출원으로 변경출원하는 경우 원출원인 특허출원은 취하된 것으로 보고 변경출원인 실용신안출원만 유지됩니다.
또한, 실용신안에서 특허출원으로 변경출원하는 경우 원출원인 실용신안출원은 취하된 것으로 보고 변경출원인 특허출원만 유지됩니다.
또한, 변경출원은 원출원시에 출원된 것으로 봅니다. 즉, 변경출원은 신규성, 진보성 등 특허요건을 판단하는 기준일이 원출원시로 소급하여 적용됩니다.
따라서, 원출원과 변경출원 사이에 타인이 동일한 발명을 출원한 경우에도 출원인은 심사과정에서 신규성, 진보성 판단에 불이익을 받지 않습니다.
변경출원시 주의할 점은,
변경출원은 출원의 형식만을 변경하는 것이므로 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서만 변경할 수 있고, 원출원의 출원서에 없는 새로운 내용을 추가하는 변경은 인정되지 않습니다.
또한, 변경출원을 적법하게 인정받기 위해서는 반드시 출원의 변경시에 원출원이 특허청에 계속 중에 있어야 합니다.
따라서, 원출원이 무효, 취하, 포기, 거절확정 등으로 절차가 종료된 경우에는 변경출원을 할 수 없습니다. 다만, 거절결정을 통지 받은 경우에는 거절결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에만 변경출원을 할 수 있습니다.
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